Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens war ein beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenes Gebrauchsmuster zur Klärschlammtrocknung. Die Antragstellerin hatte beim DPMA die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt; die Gebrauchsmusterabteilung hatte dieses jedoch nur teilweise gelöscht.
Mit ihrer Beschwerde zum BPatG legte die Antragstellerin als neues Angriffsmittel die US-Patentschrift Nr. 1,515,596 vom 18.11.1924 (nachfolgend: A20) vor. Diese Schrift, die eine Vorrichtung zum Trocknen von Schüttgütern beschreibt, stammt aus dem Jahr 1921 und sollte in Kombination mit einer neueren Internetveröffentlichung vom 12.4.2018 (A6, betreffend sogenannte NEWtainer®-Systemcontainer) den Gegenstand des Gebrauchsmusters in seiner aufrechterhaltenen Fassung nahelegen.
Der zentrale technische Unterschied zwischen dem Streitgebrauchsmuster und der A20 bestand im Wesentlichen darin, dass das Gebrauchsmuster ein geteiltes Gehäuse in Form von Normcontainern vorsieht, während die Vorrichtung der A20 dieses Merkmal nicht aufwies.
Entscheidung
Das BPatG gab der Beschwerde statt. Es kam zu dem Ergebnis, dass die Lehre des Schutzanspruchs jedenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt im Sinne von §§ 1, 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG beruhe. Der Gegenstand sei durch die Kombination der Dokumente A20 und A6 nahegelegt.
Das Gericht stellte zunächst fest, dass die A20 auf demselben technischen Fachgebiet wie das Streitgebrauchsmuster liegt und damit als geeigneter Ausgangspunkt einer Lösungssuche in Betracht kommt. Zwar werde Klärschlamm in der A20 nicht ausdrücklich als zu trocknendes Schüttgut genannt; die beschriebene Vorrichtung sei jedoch technisch auch für diesen Stoff geeignet. Zweckangaben beschränkten einen Anspruch im Allgemeinen nicht auf den angegebenen Zweck, es sei denn, aus ihnen ergäbe sich eine bestimmte Ausgestaltung. Die durch Winkeleisen realisierte lösbare Anordnung der Trockenflächen sei in der A20 implizit offenbart. Den fehlenden Normcontainer-Aufbau entnehme der Fachmann bei der Suche nach einem variablen Gehäuseaufbau der Internetveröffentlichung A6, die das NEWtainer®-System beschreibe und keine technischen Hindernisse für den Umbau aufwerfe.
Historischer Stand der Technik bleibt relevant
Den entscheidenden Streitpunkt bildete die Frage, ob der große zeitliche Abstand zwischen der US-Patentschrift (1921) und der Internetveröffentlichung (2018) einer Kombination beider Quellen entgegensteht. Das BPatG verneinte dies und formulierte in der Kernpassage der Entscheidung wörtlich:
„Wenn der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert hat, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, ob dies auf ein Nichtnaheliegen der neuen Erfindung hindeutet. Bliebe eine seit vielen Jahren bekannte technische Lösung, die die wesentlichen Elemente der Erfindung bereits enthält, nämlich mit der Begründung unbeachtet, der Fachmann hätte den Lösungsansatz wegen des zeitlichen Abstands nicht in Betracht gezogen, würde nicht ein neuer und erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik mit einem Schutzrecht gewürdigt, sondern die bloße Wiederentdeckung eines bekannten technischen Konzepts prämiert.”
Lange Entwicklungszyklen erhöhen die Relevanz älterer Lösungen
Die A20 offenbare eine der grundlegenden Technologien von Trocknungsanlagen für Schüttgüter, die sich bis zum Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters im Wesentlichen nicht verändert habe. Es handle sich um ein technisches Gebiet mit sehr langen Entwicklungszyklen, weshalb das Alter der Druckschrift kein Indiz für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts sei. Zudem beruhten A6 und A20 auf denselben technischen Ansätzen, so dass A20 einen Lösungsansatz enthalte, der erkennbar auch im Umfeld der A6 eingesetzt werden könne. Das BPatG führte diese Grundsätze in Fortführung von BGH GRUR 2017, 498 — Gestricktes Schuhoberteil — und BGH GRUR 2025, 239 — LP-Filterparameter-Umwandlung — aus.
Rechtsanwalt Dr. David Slopek
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Anmerkung
Die Entscheidung ordnet sich in eine gefestigte BGH-Linie ein, die seit dem Urteil Gestricktes Schuhoberteil (BGH, 31.1.2017, X ZR 119/14) gilt: Es ist eine Frage des Einzelfalls, ob außer aktuellen auch ältere technische Lösungen als Ausgangspunkt für die Würdigung des erfinderischen Schritts in Betracht kommen. Als zu würdigende Umstände hat der BGH dabei insbesondere die Entwicklungszyklen des jeweiligen technischen Gebiets und die Abhängigkeit der Produktentwicklung von außertechnischen Faktoren anerkannt.
Das BPatG setzt diese Grundsätze überzeugend für ein Gebiet um, das strukturell wenig Ähnlichkeit mit der dynamischen Digitaltechnik hat, für die der BGH in anderen Entscheidungen den Rückgriff auf ältere Lösungen als fernliegend eingestuft hat. Trocknungsanlagen für Schüttgüter entwickeln sich, wie das Gericht feststellte, über sehr lange Zeiträume kaum fort. In einem solchen Umfeld liegt es nahe, dass ein Fachmann bei seiner Lösungssuche auch jahrzehntealte Grundlagenschriften berücksichtigt. Die Entgegenhaltung A20 enthielt gerade die wesentlichen strukturellen Merkmale der späteren Erfindung; der zeitliche Abstand war somit kein Beleg für Nichtnaheliegen, sondern allenfalls Ausdruck der Stagnation des Technikfeldes.
Einzelfallprüfung bleibt unverzichtbar
Praktisch wichtig ist die vom BPatG betonte Einschränkung: Der Rückgriff auf eine alte Druckschrift setzt voraus, dass in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft wird, ob sich der ältere Lösungsansatz noch so erkennbar im Umfeld der jüngeren Lehre befindet, dass eine Fachperson ihn tatsächlich herangezogen hätte. Der bloße Hinweis auf das Alter einer Entgegenhaltung genügt weder zur Begründung noch zur Verneinung des erfinderischen Schritts. Liegt hingegen eine konkrete technische Anregung vor, schließt der zeitliche Abstand zwischen zwei Dokumenten deren Kombination nicht aus, sofern die ältere Lehre unter neueren Anforderungen weiterführbar ist.
Für die Praxis bedeutet dies: Anmelder und Inhaber von Gebrauchsmustern und Patenten auf technischen Gebieten mit langen Entwicklungszyklen — etwa Maschinen- und Anlagenbau, Verfahrenstechnik oder klassischer Baustofftechnik — sollten bei der Anmeldung und Verteidigung ihrer Schutzrechte auch weit zurückliegende Entgegenhaltungen ernsthaft in den Blick nehmen. Umgekehrt bieten solche Druckschriften für Angreifer im Löschungsverfahren ein valides Instrument, wenn die technische Grundkonzeption eines Schutzrechts in der älteren Literatur bereits angelegt ist.
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Weitere Informationen
Der vollständige Beschluss ist unter folgendem Link abrufbar: BPatG, Beschl. v. 3.2.2026 – 35 W (pat) 411/23
