Was tun, wenn die Markenabmahnung kommt?
Autor: Dr. David Slopek, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz · Stand:
Die Verteidigung gegen Abmahnungen beginnt mit einem ruhigen Blick auf das Schreiben: Wer mahnt ab, aus welcher Marke, wegen welcher Benutzung – und bis wann? Markenrechtliche Abmahnungen sind häufig berechtigt, oft aber auch zu weit gefasst oder angreifbar. Wer in den ersten Tagen die richtigen Fragen stellt, vermeidet dauerhafte Verpflichtungen, die über den eigentlichen Konflikt hinausgehen.
Die ersten Tage nach Erhalt
Eine Abmahnung setzt fast immer eine kurze Frist, meist von wenigen Tagen bis zwei Wochen. Notieren Sie das Datum sofort. Läuft die Frist ungenutzt ab, kann die Gegenseite ohne weitere Ankündigung eine einstweilige Verfügung beantragen; das Gericht entscheidet darüber oft ohne mündliche Verhandlung. Die Kosten dieses Verfahrens tragen dann in der Regel Sie.
Ebenso riskant ist das Gegenteil: die vorformulierte Unterlassungserklärung einfach zu unterschreiben. Sie gilt grundsätzlich lebenslang, ist häufig weiter gefasst, als der Vorwurf hergibt, und sieht für jeden künftigen Verstoß eine feste Vertragsstrafe vor. Rufen Sie die Gegenseite auch nicht spontan an und machen Sie keine Zusagen.
- Frist und Zugang des Schreibens festhalten
- Beanstandete Produkte, Seiten und Anzeigen sichern
- Eigene Unterlagen zur Namensentstehung sammeln
- Nichts unterschreiben, nichts zusagen
Typische Anlässe für eine Markenabmahnung
Markenabmahnungen treffen längst nicht nur Nachahmer. Häufig geht es um einen neuen Firmen- oder Produktnamen, der einer eingetragenen Marke ähnelt, um ein Logo, eine Domain oder einen Social-Media-Auftritt. Händlerinnen und Händler erhalten Abmahnungen, weil sie Markenware aus unklaren Quellen anbieten, fremde Marken in Produkttiteln und Suchbegriffen verwenden oder auf Marktplätzen an ein fremdes Angebot angehängt haben.
Wie Sie reagieren sollten, hängt stark vom Anlass ab. Wer einen Namen gerade erst eingeführt hat, kann oft noch mit überschaubarem Aufwand umstellen. Wer ein Zeichen seit Jahren nutzt, hat dagegen meist mehr Argumente, aber auch mehr zu verlieren. Diese wirtschaftliche Seite gehört deshalb von Anfang an in die Bewertung.
- Neuer Firmen-, Produkt- oder Domainname
- Logo oder Verpackungsgestaltung
- Markennamen in Angeboten und Anzeigen
- Vertrieb von Ware ungeklärter Herkunft
Ist die Abmahnung überhaupt berechtigt?
Grundlage ist meist § 14 MarkenG, bei Unionsmarken Art. 9 UMV. Wir prüfen zuerst, ob der Absender Inhaber oder berechtigter Lizenznehmer der Marke ist und ob die Marke für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Danach folgt die Kernfrage: Besteht Verwechslungsgefahr? Dafür kommt es auf die Ähnlichkeit der Zeichen, die Nähe der Waren und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke an. Ein ähnlicher Bestandteil allein reicht oft nicht.
Außerdem muss Ihr Zeichen im geschäftlichen Verkehr und markenmäßig verwendet werden. Wer eine Marke nur nennt, um auf die Bestimmung eines Produkts hinzuweisen, oder eine beschreibende Angabe verwendet, kann sich auf § 23 MarkenG berufen. Ware, die mit Zustimmung des Inhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde, darf grundsätzlich weiterverkauft werden – das Markenrecht ist insoweit erschöpft (§ 24 MarkenG).
Nichtbenutzung und eigene ältere Rechte
Ein häufig übersehener Hebel: Ist die ältere Marke seit mehr als fünf Jahren eingetragen, muss der Inhaber auf Einrede nachweisen, dass er sie für die geltend gemachten Waren ernsthaft benutzt hat (§ 25 MarkenG). Gelingt das nicht, scheitern die Ansprüche – und die Marke lässt sich beim Amt wegen Verfalls angreifen.
Prüfen Sie zudem, seit wann Sie Ihr Zeichen verwenden. Ein älteres Unternehmenskennzeichen, eine eigene frühere Anmeldung oder eine durch Benutzung entstandene Marke können vorrangig sein (§ 6 MarkenG). Wer sein Zeichen lange und in Kenntnis des Gegners geduldet hat, kann zudem Verwirkung geltend machen.
Die modifizierte Unterlassungserklärung
Ist der Vorwurf ganz oder teilweise berechtigt, beseitigt nur eine strafbewehrte Unterlassungserklärung die Wiederholungsgefahr. Sie muss aber nicht der Vorlage der Gegenseite entsprechen. Entscheidend ist, dass sie ernsthaft und ausreichend bestimmt ist; eine zu knapp gefasste Erklärung räumt die Wiederholungsgefahr nicht aus und lässt den Weg zum Gericht offen. Wir beschränken sie auf die konkrete Verletzungsform, streichen ein Anerkenntnis der Kosten und vereinbaren, dass sie ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegeben wird.
Statt einer festen Vertragsstrafe bietet sich häufig der „neue Hamburger Brauch“ an: Die Höhe bestimmt der Gläubiger im Einzelfall nach billigem Ermessen, und ein Gericht kann sie überprüfen (§ 315 BGB). Das schützt vor überzogenen Forderungen bei geringfügigen Versehen.
Wichtig ist auch, was nach der Abgabe geschieht: Ab dem Zeitpunkt, an dem die Erklärung wirksam wird, müssen alle beanstandeten Angebote, Seiten und Anzeigen tatsächlich entfernt sein – auch bei Marktplätzen, in Suchmaschinen-Anzeigen und in Zwischenspeichern, auf die Sie Einfluss haben. Viele Vertragsstrafen entstehen gerade durch übersehene Restbestände.
Kosten, Abverkauf und Einigung
Die geforderten Anwaltskosten richten sich nach dem Gegenstandswert, den die Gegenseite ansetzt. In Markensachen werden oft Werte im mittleren fünfstelligen Bereich oder darüber verlangt. Ob und in welcher Höhe sie erstattet werden müssen, hängt davon ab, ob die Abmahnung berechtigt war; Schadensersatz setzt zusätzlich ein Verschulden voraus. Gegenstandswert und Kosten sind deshalb regelmäßig Verhandlungssache.
Muss ein Name aufgegeben werden, verhandeln wir eine Aufbrauchs- und Umstellungsfrist, damit Sie Bestände abverkaufen, Verpackungen ändern und Ihre Website umstellen können. Oft ist eine Abgrenzungsvereinbarung möglich, die beiden Seiten ein Nebeneinander erlaubt. Gerade wenn beide Unternehmen in unterschiedlichen Märkten tätig sind, ist eine solche Lösung für den Abmahnenden häufig attraktiver als ein langwieriger Prozess.
- Begrenzung von Gegenstandswert und Kosten
- Aufbrauchsfrist für Lagerbestände
- Abgrenzung nach Waren, Gestaltung oder Gebiet
- Vergleich über Auskunft und Schadensersatz
Schutzschrift und Gegenangriff
Ist absehbar, dass der Abmahnende einen Eilantrag stellt, reichen wir vorsorglich eine Schutzschrift beim zentralen Schutzschriftenregister ein (§ 945a ZPO). Jedes Gericht, bei dem ein Antrag eingeht, sieht dann Ihre Argumente, bevor es entscheidet. Die Schutzschrift bleibt sechs Monate abrufbar.
Steht eine nicht benutzte oder bösgläubig angemeldete Marke hinter der Abmahnung, kann ein Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit beim DPMA oder EUIPO die Grundlage der Forderung beseitigen (§ 49 MarkenG, § 50 MarkenG). Mit einer negativen Feststellungsklage lassen Sie gerichtlich klären, dass die Ansprüche nicht bestehen. Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung kann zudem Schadensersatzansprüche auslösen (BGH, Beschl. v. 15.07.2005 – GSZ 1/04).
Ist eine einstweilige Verfügung bereits erlassen, muss sie zunächst befolgt werden. Wir prüfen dann, ob ein Widerspruch Aussicht hat oder ob es wirtschaftlich sinnvoller ist, die Verfügung mit einer Abschlusserklärung als endgültig anzuerkennen und so ein teures Hauptsacheverfahren zu vermeiden.
Fazit
Eine Markenabmahnung ist ernst, aber selten aussichtslos. Wer die Frist wahrt, nichts vorschnell unterschreibt und den Vorwurf auf Rechtsinhaberschaft, Verwechslungsgefahr, Benutzung und eigene Rechte prüfen lässt, behält die Wahl zwischen Abwehr, Verhandlung und Gegenangriff.
Senden Sie uns die Abmahnung möglichst bald nach Zugang. Wir sagen Ihnen, wie stark die Position der Gegenseite ist, und schlagen einen Weg vor, der zu Ihrem Geschäft und Ihrem Kostenrahmen passt.
