Ihr Anwaltsteam für Verteidigung im Designrecht

Die ersten Tage nach der Abmahnung

Abmahnungen im Designrecht setzen meist eine Frist von wenigen Tagen. Lassen Sie diese nicht verstreichen, aber unterschreiben Sie auch nichts vorschnell: Eine vorformulierte Unterlassungserklärung bindet Sie dauerhaft und ist oft weiter gefasst, als der Vorwurf es rechtfertigt.

Zuerst prüfen wir, auf welches Recht sich der Gegner stützt. Ein eingetragenes deutsches Design, ein eingetragenes EU-Design oder ein nicht eingetragenes EU-Design haben unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Angriffsflächen. Gleichzeitig sammeln wir, was Ihre Position stärkt.

Ebenso wichtig ist ein Blick auf das eigene Sortiment: Welche Varianten des beanstandeten Produkts gibt es, über welche Kanäle werden sie vertrieben, und wie viel Ware liegt noch im Lager oder ist bereits bestellt? Diese Zahlen bestimmen, wie viel auf dem Spiel steht, und bilden später die Grundlage für jede Verhandlung über Abverkauf, Umstellung oder Kosten.

• Registerauszug und Darstellungen des Gegners
• Eigene Entwürfe mit Datum und Entwicklungsgeschichte
• Belege zum Markteintritt Ihres Produkts
• Kataloge, Messeunterlagen und ältere Produkte der Branche

Ist das Design des Gegners überhaupt wirksam?

Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt ein Design ein, ohne zu prüfen, ob es neu ist und Eigenart hat. Schutzfähig ist es aber nur, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart war und es sich im Gesamteindruck vom vorbekannten Formenschatz unterscheidet (§ 2 DesignG). Genau hier liegt in der Verteidigung häufig der wirksamste Hebel.

Wir recherchieren deshalb gezielt nach Vorveröffentlichungen: in den Designregistern, in Katalogen, auf Messen, in Onlineshops und in Archiven. Auch frühere Produkte des Gegners selbst können schaden, wenn sie länger als zwölf Monate vor der Anmeldung veröffentlicht wurden und damit außerhalb der Neuheitsschonfrist liegen.

Im Prozess wird zugunsten des Inhabers vermutet, dass sein eingetragenes Design rechtsgültig ist (§ 39 DesignG). Diese Vermutung lässt sich nur mit einem förmlichen Angriff beseitigen – beim Amt oder durch Widerklage. Ein bloßer Hinweis auf ältere Vorbilder im Schriftsatz reicht nicht.

Gesamteindruck und Gestaltungsspielraum

Selbst ein wirksames Design schützt nur gegen Gestaltungen, die beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck hervorrufen (§ 38 Abs. 2 DesignG). Dieser Benutzer ist kein flüchtiger Käufer, sondern jemand, der die Produktgruppe kennt und Unterschiede aufmerksam wahrnimmt. Wir vergleichen Ihr Produkt deshalb Merkmal für Merkmal mit den eingetragenen Darstellungen, nicht mit dem Produkt, das der Gegner tatsächlich verkauft.

Entscheidend ist der Grad der Gestaltungsfreiheit. Ist eine Produktgruppe dicht besetzt oder durch Normen und Funktion stark vorgeprägt, ist der Schutzbereich eng, und schon überschaubare Abweichungen führen aus ihm heraus. Ein Design, das sich selbst nur knapp vom Formenschatz abhebt, kann umgekehrt nicht verlangen, dass Wettbewerber großen Abstand halten.

Vom Schutz ausgenommen sind zudem Merkmale, die ausschließlich durch die technische Funktion bedingt sind, sowie Verbindungselemente, die passen müssen, damit ein Teil mit einem anderen zusammengebaut werden kann (§ 3 DesignG). Solche Merkmale bleiben beim Vergleich außer Betracht.

Vorbenutzung und eigenständiger Entwurf

Haben Sie das Produkt bereits vor dem Anmeldetag des Gegners unabhängig von dessen Design entwickelt und in Deutschland in Benutzung genommen oder ernsthafte Vorbereitungen dafür getroffen, kann Ihnen ein Vorbenutzungsrecht zustehen (§ 41 DesignG). Sie dürfen das Design dann weiter verwerten. Lückenlose Unterlagen zur Entwicklung sind hier Gold wert.

Stützt sich der Gegner nur auf ein nicht eingetragenes EU-Design, schützt es ausschließlich gegen bewusste Nachahmung (Unionsgeschmacksmusterverordnung). Können Sie belegen, dass Ihr Entwurf eigenständig entstanden ist und Ihr Team das ältere Design nicht kannte, entfällt der Anspruch.

Der Gegenangriff: Nichtigkeitsantrag und Widerklage

Ist das Design angreifbar, beantragen wir beim DPMA die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit (§ 34a DesignG); gegen ein eingetragenes EU-Design richtet sich der Antrag an das EUIPO. Läuft bereits ein Verletzungsprozess vor einem deutschen Gericht, lässt sich die Nichtigkeit auch per Widerklage geltend machen.

Ein solcher Angriff verändert oft die Verhandlungslage. Wer sein Design zu verlieren droht, ist eher bereit, den Streit zu beenden. Der Antrag kostet allerdings Zeit und Geld, und sein Erfolg hängt an der Qualität der Belege. Ob er sich lohnt, entscheiden wir mit Ihnen nach der Recherche.

Wichtig ist auch der Zeitpunkt. Ein Nichtigkeitsantrag ist an keine feste Frist gebunden; im laufenden Verletzungsprozess sollte die Widerklage aber früh erhoben werden, damit das Gericht die Frage der Wirksamkeit gleich mit entscheidet. Gelegentlich genügt es schon, der Gegenseite die gefundenen Vorbilder vorzulegen, damit sie ihre Forderungen überdenkt.

Welche Ansprüche drohen – und welche nicht?

Liegt eine Verletzung vor, kann der Inhaber Unterlassung verlangen, und zwar unabhängig davon, ob Sie etwas falsch gemacht haben. Schadensersatz setzt dagegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraus (§ 42 DesignG); hinzu kommen Ansprüche auf Auskunft über Herkunft und Vertriebswege sowie unter Umständen auf Rückruf und Vernichtung der Ware. Auch Händler und Importeure können in Anspruch genommen werden, nicht nur der Hersteller.

Gerade Händler haben aber oft einen Rückgriff: Wer Ware von einem Lieferanten bezieht, sollte prüfen, ob dieser für Schutzrechtsfreiheit einsteht. Wir binden den Lieferanten frühzeitig ein, damit Sie nicht allein die Folgen tragen.

Umgekehrt ist der Abmahnende nicht ohne Risiko. Wer aus einem Design vorgeht, das den Vorwurf nicht trägt, und damit Ihr Geschäft stört, kann sich wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung schadensersatzpflichtig machen. Je nach Lage kommt auch eine negative Feststellungsklage in Betracht, mit der Sie gerichtlich klären lassen, dass der Anspruch nicht besteht.

Unterlassungserklärung, Schutzschrift und Abverkauf

Ist der Vorwurf ganz oder teilweise berechtigt, beschränken wir die Unterlassungserklärung auf die konkrete Gestaltung und vereinbaren eine angemessene Vertragsstrafe, häufig nach dem Hamburger Brauch. Zu hohe Gegenstandswerte und Kostenforderungen weisen wir zurück.

Droht eine einstweilige Verfügung, etwa kurz vor oder während einer Messe, hinterlegen wir eine Schutzschrift im zentralen Schutzschriftenregister (§ 945a ZPO). Das Gericht kennt dann Ihre Argumente, bevor es entscheidet. Und muss ein Produkt tatsächlich vom Markt, verhandeln wir über Restbestände, Umstellungsfristen und eine abgestimmte Lösung gegenüber Ihren Abnehmern.

Oft ist eine Umgestaltung der wirtschaftlich sinnvollste Weg: Schon wenige gezielte Änderungen an prägenden Merkmalen können ausreichen, um einen anderen Gesamteindruck zu erzeugen. Wir stimmen solche Änderungen mit Ihrem Designteam ab und halten, wo möglich, in einer Abgrenzungsvereinbarung fest, dass die neue Fassung unbeanstandet bleibt.

Fazit

Ein Vorwurf der Designverletzung ist ernst zu nehmen, aber selten so eindeutig, wie es die Abmahnung darstellt. Wer den Rechtsbestand des gegnerischen Designs prüft, den Schutzumfang realistisch bemisst und eigene Rechte belegt, verhandelt aus einer deutlich besseren Position.

Melden Sie sich möglichst bald nach Eingang des Schreibens. So bleibt Zeit für Recherche, Schutzschrift und eine durchdachte Antwort – ob Sie den Vorwurf abwehren oder sich einigen wollen.