Ihr Anwaltsteam für Abmahnungen wegen Duftzwillingen

Ist ein Duft rechtlich geschützt?

Die Antwort überrascht viele: Der Geruch eines Parfums genießt in Deutschland regelmäßig keinen eigenen Schutz. Ob eine Duftkomposition ein Werk im Sinne des Urheberrechts sein kann, ist umstritten; eine gefestigte Rechtsprechung, die das anerkennt, gibt es hierzulande nicht. Als Marke scheitert ein Geruch praktisch daran, dass er sich nicht klar, eindeutig und dauerhaft im Register darstellen lässt. Der Europäische Gerichtshof hat schon früh entschieden, dass weder eine chemische Formel noch eine Beschreibung in Worten oder eine Duftprobe diese Anforderungen erfüllt (EuGH, Urt. v. 12.12.2002 – C-273/00 – Sieckmann).

Wer also einen Duft entwickelt, der einem bekannten Parfum ähnelt, darf ihn grundsätzlich herstellen und verkaufen. Die Rezeptur selbst kann allenfalls als Geschäftsgeheimnis geschützt sein, was aber nur greift, wenn sie auf unlautere Weise erlangt wurde. Gewöhnliche Nachanalyse und eigene Entwicklung fallen nicht darunter.

CBH Rechtsanwälte ist mit diesen Schreiben im Abmahnkompass verzeichnet – zusammen mit weiteren Kanzleien und Verbänden, die im Marken- und Wettbewerbsrecht häufig abmahnen.

Das eigentliche Risiko: die Werbung

Ein Dupe verkauft sich über den Bezug zum Original. Genau hier setzen die Markeninhaber an. Typische Gestaltungen, die zu Abmahnungen führen, sind Gegenüberstellungen von eigenen Produktnummern und fremden Duftnamen, Formulierungen wie „riecht wie“, „im Stil von“ oder „inspiriert von“, Produkttitel auf Marktplätzen, die den Namen des Originals enthalten, und Beiträge in sozialen Netzwerken mit dem Markennamen als Hashtag.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Bezugnahme offen auf der Produktseite steht. Auch eine separate Liste, die Kundinnen und Kunden auf Nachfrage erhalten, ein Code-System oder ein verlinktes Video kann als Werbung gewertet werden, wenn sie den Verkauf fördern soll.

Verantwortlich ist dabei nicht nur, wer selbst herstellt. Auch Händlerinnen und Händler, die fremde Dupes weiterverkaufen und die Produkttexte des Lieferanten übernehmen, haften für die Werbung in ihrem Angebot. Gleiches gilt grundsätzlich für Beiträge von Influencerinnen und Influencern, die das Unternehmen beauftragt hat.

• Vergleichs- und Zuordnungslisten
• „Riecht wie …“ oder „inspiriert von …“
• Fremde Markennamen in Titeln und Suchbegriffen
• Hashtags und Videos in sozialen Netzwerken

Markenverletzung durch Rufausbeutung

Bekannte Duftmarken genießen einen erweiterten Schutz. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – bei Unionsmarken nach Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV – kommt es nicht auf eine Verwechslungsgefahr an. Es genügt, dass jemand die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Wer den Namen eines bekannten Parfums verwendet, um Aufmerksamkeit für sein günstigeres Produkt zu gewinnen, profitiert von der Anziehungskraft und dem Image, das der Markeninhaber aufgebaut hat.

Grundlegend ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Vergleichslisten für Parfums (EuGH, Urt. v. 18.06.2009 – C-487/07 – L’Oréal/Bellure). Danach kann ein solcher Vorteil auch dann unlauter sein, wenn weder Verwechslungen drohen noch dem Markeninhaber ein messbarer Schaden entsteht. Für Suchmaschinenwerbung gilt Ähnliches: Wer den fremden Markennamen als Schlüsselwort bucht, muss dafür sorgen, dass die Anzeige nicht den Eindruck einer Verbindung zum Markeninhaber weckt (EuGH, Urt. v. 23.03.2010 – C-236/08 bis C-238/08 – Google France).

Vergleichende Werbung und das Imitationsverbot

Neben dem Markenrecht greift das Lauterkeitsrecht. Ein Vergleich mit dem Produkt eines Mitbewerbers ist nach § 6 UWG grundsätzlich zulässig, aber nur unter engen Voraussetzungen. Unzulässig ist es nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG insbesondere, das eigene Angebot als Nachahmung eines Produkts darzustellen, das unter einer geschützten Marke vertrieben wird. Genau diese Botschaft transportieren Duftvergleichslisten: Der Kunde soll den Dupe als günstige Ausgabe des Originals verstehen.

Ins Gewicht fällt außerdem die Aufmachung. Ähnelt der Flakon, die Farbgebung oder die Verpackung dem Original so stark, dass eine Herkunftstäuschung droht oder der gute Ruf ausgenutzt wird, kommt der Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 UWG in Betracht. Irreführende Angaben zur Qualität oder Zusammensetzung können zusätzlich nach § 5 UWG angegriffen werden.

Was eine Abmahnung verlangt

Eine Abmahnung wegen Duftzwillingen enthält meist ein ganzes Bündel von Forderungen: die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft über Bezugsquellen, Verkaufsmengen und Umsätze, die Anerkennung einer Pflicht zum Schadensersatz und die Erstattung der Anwaltskosten. Mitunter werden zusätzlich die Vernichtung oder der Rückruf von Ware verlangt.

Die Ansprüche haben eine gesetzliche Grundlage, etwa in § 19 MarkenG für die Auskunft und in § 14 Abs. 6 MarkenG für den Schadensersatz. Ihr Umfang ist aber häufig weiter gefasst, als es der konkrete Vorwurf rechtfertigt. Die geforderten Kosten richten sich nach einem Gegenstandswert, den der Abmahnende selbst ansetzt – bei bekannten Marken nicht selten hoch.

• Unterlassung mit Vertragsstrafe
• Auskunft über Herkunft, Mengen und Umsätze
• Schadensersatz, meist als Lizenzgebühr berechnet
• Erstattung der Abmahnkosten

Wie Sie sich verteidigen können

Zuerst prüfen wir, ob der Vorwurf überhaupt trägt. Nicht jede Nennung einer Marke ist verboten: Wer echte Markenware weiterverkauft, darf sie unter ihrem Namen anbieten, wenn sie mit Zustimmung des Inhabers im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurde (§ 24 MarkenG). Beschreibende Angaben zur Duftrichtung wie „blumig“, „holzig“ oder „orientalisch“ sind frei, solange sie keinen Bezug zu einem bestimmten Original herstellen. Auch Bezeichnungen, die eher zufällig an eine Marke erinnern, sind nicht automatisch verletzend.

Ist die Abmahnung berechtigt, geht es um Schadensbegrenzung. Wir formulieren eine Unterlassungserklärung, die nur das konkret Beanstandete erfasst, statt eines festen Betrags eine angemessene Vertragsstrafe vorsieht und keine Anerkennung weiterer Ansprüche enthält. Auskünfte erteilen wir nur in dem Umfang, den das Gesetz verlangt. Kosten und Schadensersatz lassen sich häufig verhandeln, ebenso eine Frist, um Listen, Titel und Beiträge umzustellen.

Wichtig ist die vollständige Umsetzung: Nach Abgabe der Erklärung muss jede Bezugnahme auf das Original verschwinden, auch in alten Beiträgen, Marktplatzangeboten und Anzeigen. Gerade dort entstehen später die Forderungen auf Zahlung einer Vertragsstrafe.

Die Sicht der Markeninhaber

Für Hersteller bekannter Düfte ist das Geschäft mit Dupes eine echte Belastung: Es nutzt den Wert der Marke, den sie mit großem Aufwand geschaffen haben. Wir unterstützen Markeninhaber dabei, Angebote zu dokumentieren, die Verantwortlichen zu ermitteln, abzumahnen und notfalls eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Auf Online-Marktplätzen bieten zudem die Beschwerdeverfahren der Plattformen einen schnellen Weg, Angebote entfernen zu lassen.

Beim Schadensersatz haben Markeninhaber die Wahl: Sie können den eigenen entgangenen Gewinn, den Gewinn des Verletzers oder eine angemessene Lizenzgebühr verlangen. Welcher Weg sinnvoll ist, hängt davon ab, welche Zahlen sich belegen lassen. Stammt die Ware aus dem Ausland, kann zusätzlich ein Antrag beim Zoll helfen, Lieferungen schon an der Grenze aufzuhalten. Vor jedem Schritt steht aber eine nüchterne Prüfung: Nicht jede Nennung der eigenen Marke ist angreifbar, und eine unberechtigte Abmahnung kann ihrerseits Ansprüche des Abgemahnten auslösen.

Fazit

Duftzwillinge sind rechtlich kein Graubereich, wenn man die Linie kennt: Der ähnliche Duft ist meist erlaubt, die Werbung mit dem fremden Namen oft nicht. Wer Dupes anbietet, sollte seine Produkttexte, Listen und Beiträge so gestalten, dass sie ohne Bezug auf fremde Marken auskommen.

Haben Sie bereits eine Abmahnung erhalten, reagieren Sie innerhalb der Frist, aber unterschreiben Sie nichts ungeprüft. Und wenn Sie als Markeninhaber gegen Nachahmer vorgehen wollen, sichern Sie die Belege, bevor die Angebote verändert werden.